Критерії правової охорони добре відомої марки в Україні
У даній статті автор розглядає умови надання правової охорони добре відомим маркам за законодавством України та ратифікованим нею міжнародним договорам. Аналіз положень щодо критеріїв правової охорони добре відомих марок обґрунтовується матеріалами адміністративної практики Державного департаменту інтелектуальної власності.
Найбільшою довірою у споживачів користуються марки тих виробників, які завдяки гарній якості продукції та значним витратам на рекламну кампанію, а також своїй наполегливій праці на ринку завоювали собі добре ім’я. Такі позначення зазвичай відомі широкому колу споживачів – їх називають загальновідомими, добре відомими, знаменитими або знаками, що мають добре ім’я1. І саме такі знаки найчастіше стають об’єктами правопорушень, таких як, наприклад, їх недобросовісна реєстрація на території України. Яскравим прикладом такої недобросовісної діяльності є справи, пов’язані із захистом японських марок Nintendo і Sega, які були зареєстровані в Украпатенті на ім’я ТОВ «Флеш», і відповідно за позовами власників цих знаків японської фірми Nintendo Co., Ltd та фірми Kabushiki Kaisha Sega Enterprises, Ltd до господарського суду знаки Nintendo і Sega на підставі існуючих міжнародних документів у цій сфері було визнано загальновідомими, а свідоцтва про їх реєстрацію ТОВ «Флеш» недійсними. Аналогічні справи були предметом судового розгляду щодо знаків TU-134, Родопі, Vegeta2.
Визнання марки добре відомою надає правовласнику ряд істотних преваг перед конкурентами:
1) набуття права інтелектуальної власності на таку марку не вимагає засвідчення свідоцтвом, а отже проходження складної процедури реєстрації;
2) правова охорона добре відомої марки виникає у особи не з моменту внесення відповідних відомостей до реєстру, а з дати обумовленої самим заявником, з якої, на його думку, позначення отримало загальновідомий статус на території держави;
3) можливість відхилити або визнати недійсною реєстрацію і забороняти використання торговельної марки, що становить відтворення, імітацію чи переклад добре відомої марки, здатної викликати помилкові асоціації з маркою, яка вже є загальновідомою (при чому дана можливість може застосовуватися до позначень, які вже були зареєстровані в Україні до визнання марки добре відомою).
Ось чому немаловажне значення відіграють критерії, за якими в судовому чи адміністративному порядку торговельну марку можна визнати добре відомою на Україні. Їх теоретико-прикладний аналіз буде показувати наскільки вони відповідають новітнім тенденціям захисту суб'єктивних прав інтелектуальної власності на міжнародно-правовому рівні. Адже в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» прямо зазначено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (ч.1 ст.25).
На міжнародному рівні правова охорона добре відомих марок здійснюється на підставі таких міжнародно-правових актів як Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 вересня 1883 р., Угоди про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРІПС) від 15 квітня 1994 р., Договору про закони з товарних знаків від 27 жовтня 1994 р. і Спільних рекомендацій Асамблеї Паризького Союзу та Генеральної Асамблеї ВОІВ про положення стосовно охорони загальновідомих знаків 1999 р. (саме в них містяться вказівки на критерії визнання марки добре відомою). Після того як Україна ратифікувала Угоду ТРІПС в травні 2003 р. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» було доповнено ст. 25 «Охорона прав на добре відомий знак».
Згідно вище вказаного Закону з дати, коли за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. Таким чином, підставою надання правової охорони добре відомих марок є рішення Апеляційної палати Держдепартаменту чи суду.
З метою реалізації зазначеної правової норми був розроблений і прийнятий «Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності», затверджений наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15 квітня 2005 р.3.
Відповідно до ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визначенні того, чи є марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:
1) ступінь відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства;
2) тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання марки чи її просування, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів чи послуг, щодо яких марка застосовується;
3) тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій чи заявок на реєстрацію марки за умови, що вона використовується чи є визнаною;
4) свідчення успішного відстоювання прав на марку, зокрема територія, на якій марка визнана добре відомою компетентними органами;
5) цінність, що асоціюється з маркою.
Вказані вище фактори і виступають тими критеріями, на підставі яких у визначеному порядку марку можна визнати добре відомою на території України. Розглянемо їх більш детально та проілюструємо наші положення на прикладі розгляду окремої заяви про визнання марки добре відомою, що була подана в Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності.
1. Ступінь відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства. Відомість маркив певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості марки в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень. Оскільки останній показник загальновідомості торгової марки повинен розглядатися у сукупності з іншими, вище вказаними показниками, при його встановленні на перше місце виходить організація та проведення опитування населення.
Найбільшого поширення як доказ загальновідомості знака опитування набуло у США, скандинавських країнах та Німеччині. Там опитування проводяться компетентною, незалежною від сторін установою, яка спеціалізується на проведенні подібних досліджень, має відповідний досвід роботи та високу репутацію4. Крім того орган, за рішенням якого знак визнається загальновідомим, на прохання зацікавлених осіб чи з власної ініціативи має право контролювати певні параметри дослідження: наприклад, суди Німеччини вимагають, щоб в опитуванні брали участь не менше ніж 2 тис. осіб. Існують також певні стандарти, що стосуються безпосереднього процесу опитування: це вимоги щодо кола опитуваних осіб, методів опитування, змісту питань тощо5.
В Україні опитуванням має бути охоплено принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів нашої держави з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в містах, таких як: Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються на підставі характеру діяльності власника марки з виробництва товарів і/або надання послуг. Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має становити не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 — у кожному іншому населеному пункті.
Окремі вчені вказували на недоцільності нормативного визначення кількості опитуваних осіб щодо ступеня відомості марки6, що, на нашу думку, враховуючи необхідність встановлення статистично значної цифри, є безпідставним.
Немаловажне значення буде мати вирішення питання ступеня відомості торгової марки у процентному співвідношенні серед респондентів (споживачів). Так, деякі вчені доречно вважають, що процентний показник опитування споживачів повинен оцінюватися у будь-якому випадку в сукупності з рядом певних чинників що чинять істотний вплив на популярність позначення. До таких чинників в першу чергу можна віднести вид товару, що маркірується знаком, що претендує на загальновідомість. Причому, для деяких товарів цілком вистачатиме і 50 % відомості7.
Критерій відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства можна проілюструвати на прикладі визнання позначення «МИРГОРОДСЬКА» добре відомою маркою в Україні з 1 березня 1998 року. Заявник на підтвердження цього критерію надав у Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності такі докази як: копії публікацій в пресі щодо мінеральної води «МИРГОРОДСЬКА» протягом 1984-1991 років; копії договорів на виробництво та поставку мінеральної води «МИРГОРОДСЬКА»; дослідження щодо портрету споживача, проведеного консалтинговою компанією ТОВ «Тєйлор Нельсон Софрез Україна»; відомості з офіційного сайту ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод».
2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання марки чи її просування, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів чи послуг, щодо яких марка застосовується. Вказаний критерій згідно Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності визначається на підставі встановлення таких фактів як тривалість, інтенсивність використання марки, а також її рекламування.
Україна не зобов’язана охороняти позначення як добре відому марку, якщо воно не використовується на її території. Ось чому використання торгової марки (або її просування) має таке важливе значення.
Використання або будь-яке просування марки може підтверджуватися відомостями про види маркування товарів і/або застосування марки при наданні послуг; експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних; використання знака в рекламі; комерційне використання знака в мережі Інтернет; заходи щодо просування знака.
Інтенсивність використання марки на території України може підтверджуватися відомостями про обсяг реалізації товарів і/або послуг, для яких застосовується знак; перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалася реалізація таких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, вказану в заяві; коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак; цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником).
На думку Н. П. Грєшнєвой, інтенсивність використання торгової марки не може служити показником її загальновідомості, бо виступає по своїй суті лише способом досягнення цього8. Але ми вважаємо, що інтенсивне використання повинно виступати законодавчо визначеним критерієм, оскільки інтенсивність використання спеціального позначення повинна зберігатися і після того як марка буде визнана добре відомою, інакше вона втратить таку свою властивість.
Тривалість використання марки може підтверджуватися відомостями про дату початку використання марки та про безперервність його використання.
У літературі висловлювалася думка про необхідність встановлення значного періоду часу використання марки для визнання її загальновідомою. Більше того, тривалий термін використання пропонувався як додатковий критерій загальновідомості9. Вважаємо, що така вимога не відповідає сучасним реаліям, оскільки широку популярність торгової марки завдяки рекламі та інтернету можна досягти за короткі терміни. Тому вказівка на строки використання не повинно розглядатися в якості самостійного критерію визнання марки добре відомою.
Рекламування марки може підтверджуватися відомостями про способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; кількість споживачів такої реклами; витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.
Вище вказаний критерій на прикладі визнання позначення «МИРГОРОДСЬКА» добре відомим в Україні можна проілюструвати наступним чином. Стосовно тривалості, обсягу та географічного району будь-якого використання знака Заявник вважає, що використання позначений «МИРГОРОДСЬКА» в Україні почалося щонайменше з 50-х років ХХ-го сторіччя і продовжується досі. Географічний район використання охоплює територію України, інші сусідні країни й такі, що мають тісні торговельні зв'язки з Україною. Заявник вважає, що його знак тривалий час успішно просувається в Україні і має високий рівень впізнання споживачами. Як докази надано відомості про рекламну активність марок мінеральної води на телебаченні в 1999-2004 pp., а саме: дослідження ТОВ «Моніторинг телебачення України», копії договорів щодо інформаційно-рекламного забезпечення продукції тощо.
3. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій чи заявок на реєстрацію марки за умови, що вона використовується чи є визнаною. Даний критерій береться до уваги, якщо марка зареєстрована або подана заява на її реєстрацію в інших країнах. В такому разі заявник, що претендує на визнання позначення добре відомою маркою в Україні може надати відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії. При цьому в разі реєстрації знака в різних країнах не вимагається, щоб реєстрація була здійснена на ім’я однієї і тієї ж особи, оскільки в більшості випадків власником знака є різні компанії, що належать до однієї групи.
Важливе значення має те, що відповідно до параграфу 3 ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ про положення стосовно охорони загальновідомих знаків 1999 р, не вимагається, щоб позначення, яке заявлено для визнання його добре відомим було зареєстровано (чи подана заявка для реєстрації) в Україні.
4. Свідчення успішного відстоювання прав на марку, зокрема територія, на якій марка визнана добре відомою компетентними органами. Знак може стати загальновідомим у будь-якій країні ще до його визнання таким в Україні, а тому якщо марка уже визнана добре відомою в інших країнах, то заявником може бути надано відомості про рішення щодо цього факту, яке прийнято компетентними органами цих країн. Крім даного факту підтвердженням успішного відстоювання прав на марку може бути факт оскарження її власником реєстрації іншого знака, здатного викликати змішування з ним.
5. Цінність, що асоціюється з маркою. Даний критерій передбачає встановлення таких фактів як оцінка вартості марки, зайняття призових місць в різного роду конкурсах, фестивалях, що посвідчує високу оцінку якості продукції під даним означенням тощо. На прикладі розгляду справипро визнання позначення «МИРГОРОДСЬКА» добре відомою цей критерій можна проілюструвати так. Заявник вважає, що цінність, яка асоціюється з товарним знаком «МИРГОРОДСЬКА», надзвичайно висока, це підтверджується випискою із звіту аудиту роздрібної торгівлі компанії «ACNielsen Ukrаіne» (у 2000-2004 pp. мінеральна вода під маркою «МИРГОРОДСЬКА» посідає перше місце за обсягом реалізації серед мінерних вод, представлених в Україні), копіями результатів Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» 2002 та 2003 pp. (переможцем у номінації мінеральна лікувально-столова вода року було визнано мінеральну воду під маркою «МИРГОРОДСЬКА»).
Вище вказаний перелік критеріїв не є вичерпним, адже згідно Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знака в Україні (п.3.2.3.).
Таким чином аналіз поточного законодавства України щодо критеріїв визнання торгової марки добре відомою показує, що вцілому воно відповідає як міжнародним стандартам, що має надзвичайно важливе значення для уніфікаційних процесів, які відбуваються в Україні, так і сучасним реаліям економічного розвитку, хоча і не позбавлено певних недоліків.
1 Росомахіна Ольга. Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні // Юридичний журнал. – 2004. - №6 // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1247
2 Там же.
3 Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0471-05
4 Росомахіна Ольга. Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні // Юридичний журнал. – 2004. - №6 // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1247
5 Демченко Т. С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні // Вісник господарського судочинства. – 2001. - № 3 – С. 201.
6 Зайцева Е. А. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков: Автореф. дисс…. канд. юрид. наук: 12.00.03. – М., 1998. – С. 4.
7 Рабец А. П. О некоторых аспектах правовой охраны общеизвестных товарных знаков // Правоведение. – 2001. – №2. – С. 112-123.
8 Грешнева Н. П. Выявление общеизвестных товарных знаков // Вопросы изобретательства. – 1989. – № 4. – С. 25.
9 Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований мест происхождения товаров в капиталистических и развивающихся странах. – М.: ВНИИПИ, 1985. – С. 34.